Protección de marcas y consumidores en la Unión Europea: El caso “Louboutin/Amazon” (Tribunal de Justicia de la Unión Europea)

Amazon, es el mayor minorista online del mundo (Statista, 2022), [1] como es sabido, productos de diversas marcas. Louboutin, por su parte, es una marca notoria de origen francés, que tiene registrada las suelas “color rojo” para su calzado.[2] Louboutin planteó ante los tribunales nacionales, y posteriormente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que Amazon vendía a través de su plataforma, productos con una suela similar a la que aquella compañía tenía registrados.[3] Además, la mencionada compañía sostuvo que, además del mencionado calzado (falsificado), Amazon vendía productos de Louboutin. Esta situación, según la reclamante, podía llevar a confusión a los consumidores, con el consiguiente perjuicio para la compañía francesa.

Amazon sostuvo que, el modo de funcionamiento de los mercados integrados en sus sitios de Internet de venta en línea, no se diferenciaba significativamente del resto de los mercados y que, la inclusión de su logotipo en los anuncios de los terceros vendedores, no implicaba que (Amazon) se apropiase de dichos anuncios.[4]

Debe tenerse en cuenta, que, el registro de una marca en la Unión Europea (UE), confiere a su titular derechos exclusivos, y le otorga derecho de exclusión (ius excludendi) respecto de cualquier tercero que, sin su consentimiento, usare en el tráfico económico cualquier signo idéntico a la marca registrada en la UE.[6]

En diciembre de 2022, el TJUE entendió, en una sentencia de carácter prejudicial, que podía haber responsabilidad directa del proveedor del mercado electrónico (TJUE (Gran Sala), 2022).[7]

En su dictamen previo, el Abogado General, entendió que no cabía responsabilidad a Amazon. Al este respecto, sostuvo que, los dos órganos jurisdiccionales remitentes se plantearon, en particular, la cuestión de si Amazon, como operador de un mercado electrónico, podía ser considerado directamente responsable de la infracción de los derechos de titulares de una marca cometida en su plataforma. Aclara que, a diferencia de lo que sucede con la responsabilidad indirecta, el tema de la responsabilidad directa es objeto de un régimen armonizado en la UE.[8]

El TJUE, en su sentencia prejudicial, entendió que, la responsabilidad del operador de un sitio de venta en línea a través de Internet que integra un mercado electrónico, podría quedar equiparada a la responsabilidad de quienes comercializan signos idénticos a marcas registradas de la UE, sin su consentimiento. Ello, con fundamento en que, los usuarios (normalmente informados y razonablemente atentos), establecen un vínculo entre los servicios de ese operador y el signo en cuestión. De acuerdo con el tribunal, esto ocurre cuando, dadas las circunstancias, los usuarios podrían tener la impresión de que es ese operador quien comercializa, él mismo, en su propio nombre y por cuenta propia, los productos provistos de ese signo.[9]

El tribunal también entendió que, era pertinente que, el operador del mercado electrónico, utilizara un modo de presentación uniforme de las ofertas publicadas en su sitio de Internet, mostrando al mismo tiempo los anuncios de los productos que vende en su nombre y por cuenta propia, y los anuncios de los productos ofrecidos por terceros vendedores en dicho mercado. Ello, en el marco de la comercialización de los productos provistos del signo en cuestión, y de los servicios complementarios consistentes, en particular, en el almacenamiento y el envío de dichos productos.

De acuerdo con el tribunal, el origen de la responsabilidad, entonces, parecería estar en la manera (similar) en que Amazon suele promocionar sus productos y servicios propios y los de terceros en su mercado electrónico.

El tribunal cita el caso “Coty Germany contra Amazon”, de 2 de abril de 2020, en el cual recuerda que no se pronunció sobre el uso de un signo idéntico a una marca protegida cuando se encarga del envío de productos que lleven ese signo. EN ese caso, el TJUE no innovó respecto de su jurisprudencia anterior. Esto se debe a la forma en que fue efectuado el planteo prejudicial por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo civil y penal alemán), lo que hizo que no se analizara la responsabilidad de Amazon. En este caso, un vendedor usaba el sistema de logística de Amazon para productos de la marca de perfumes “Davidoff” cuyo propietario era Coty Germany. Ésta argumenta que los productos se estarían comercializando sin que el vendedor del perfume tuviera derecho a hacerlo en el espacio económico europeo (EEE). El vendedor que opera de esa manera, a través de eBay, estaría cometiendo un ilícito (Antón, 2020).[10] El TJUE entendió que, en este caso eBay no “poseía” los productos, (tal fue el planteo prejudicial) por lo que no tenía responsabilidad. Pero dejó abierta la responsabilidad de la plataforma de comercio electrónico en aquellos casos en que ésta plataforma utiliza la marca en sus operaciones de venta. Tal sería el caso del servicio de logística de Amazon.[11]

Finalmente, el TJUE entiende que, que, Amazon puede ser responsable por la venta, por parte de terceros, de productos falsificados dentro de su plataforma.

De lo dicho, puede arribarse algunas breves conclusiones:

1. En primer término, si bien en general la jurisprudencia previa del propio tribunal se había orientado en el sentido de la “ausencia de responsabilidad” del operador de un mercado electrónico, en este caso, Amazon sí pueda verse obligada a responsabilizarse de la venta, por parte de terceros, de productos falsificados o por el uso de marcas sin autorización dentro de su plataforma.

La responsabilidad mencionada en el punto anterior se funda en la circunstancia de que, el comprador medio, normalmente informado y razonablemente atento, no podría distinguir con claridad cuándo, Amazon promociona sus propios productos y servicios, y cuándo promociona productos (y marcas) de terceros.

3. La responsabilidad de los terceros falsificadores (de la marca “Louboutin”, en este caso) podría hacerse extensiva a Amazon debido a que la “confusión” de los consumidores los llevaría a entender que Amazon también “hace uso” de dicha marca por sí.

4. Dado que se trata de una sentencia prejudicial, los tribunales nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea serán quienes deberán aplicar esta jurisprudencia del TJUE.

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De acuerdo con Statista (2022), Amazon representaba -en 2022- el 37,8% de las ventas online de EE.UU.; seguido por Walmart, con el 6,3%; Apple, con el 3,9%; y eBay con el 3,5% (Statista, 2022).

[2] El reclamante fue Christian Louboutin, un diseñador de zapatos francés, cuyos productos más conocidos son los zapatos de tacón para mujeres (véase, sentencia, partes).

[3] La suela exterior de color rojo, por la que son famosos, Registrada como marca del Benelux, conforme el Convenio Benelux de Propiedad Intelectual (Marcas, Dibujos y Modelos), de 25 de febrero de 2005, firmado en La Haya por Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y los Países Bajos. La misma marca está registrada desde el 10 de mayo de 2016 como marca de la UE (véase, sentencia, párr. 7).

[4] TJUE (Gran Sala), Sentencia dictada en Asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, párr. 12.

[5] Véase TJUE (Gran Sala), Sentencia dictada en Asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, párr. 21.

[6] La misma situación se observa respecto del Convenio Benelux de Propiedad Intelectual (Marcas, Dibujos y Modelos) de 25 de febrero de 2005.

[7] TJUE (Gran Sala), sentencia de 22 de diciembre de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Tribunal de l’entreprise francophone de Bruselas, Bélgica, Luxemburgo) — “Christian Louboutin / Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21), Amazon EU Sàrl (C-148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21), Amazon.com Inc. (C-184/21), Amazon Services LLC (C-184/21) (Asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21)”. Se trata de dos causas acumulados, una iniciada en Luxemburgo (C-148/21) y la otra en Bélgica (C-184/21).

[8] El Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

[9] TJUE, sentencia asunto C‑324/09, fallo.

[10] El Tribunal Supremo alemán limitó la cuestión a si se podía considerar que una persona “poseía” en el sentido del art. 9, apartado 2, letra b y apartado 3, letra b del R. 2017/1001, cuando almacenaba para un tercero, productos que infringía un derecho marcario sin tener conocimiento de dicha infracción, siendo el tercero el que pretende comercializar los productos (Antón, 2020).

[11] Sentencia Coty Germany vs Amazon, párr 48.

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